本案中，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原權(quán)利要求書和說明書記載的技術(shù)內(nèi)容及說明書附圖顯然不能直接且毫無疑義地確定所謂“不會發(fā)生爆裂的核心技術(shù)”的具體內(nèi)容。因此，其對權(quán)利要求書和說明書的修改超出了原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍，不符合《專利法》第三十三條的規(guī)定。
案號：?(2018)最高法行申695號
關(guān)鍵詞：?專利法33條 修改 限制 保護范圍
案情簡介
本案涉及申請?zhí)枮?01110319746.5，名稱為“全封閉式耐火中空磚及其制造方法”的發(fā)明專利申請(簡稱涉案專利申請)，申請人為陳復(fù)生，申請日為2011年10月20日，公開日為2012年6月20日。
涉案專利申請在實質(zhì)審查過程中，陳復(fù)生對說明書、權(quán)利要求書做了修改，增加了原權(quán)利要求書和說明書中沒有記載的技術(shù)特征。國家知識產(chǎn)權(quán)局以修改存在不符合《專利法》第三十三條規(guī)定的問題對涉案專利申請作出駁回決定，專利復(fù)審委會予以維持。
陳復(fù)生不服提起訴訟。
裁判結(jié)果
一審、二審、及再審均未接受陳復(fù)生的主張，隨著再審駁回陳復(fù)生的再審申請，案件宣告結(jié)束。
法律評析
本申請原權(quán)利要求書和說明書中記載了一種全封閉式耐火中空磚，其采用手工注漿或管道壓力注漿石膏模具內(nèi)成型的方法，泥漿在模具內(nèi)沉淀積累，達到所需要磚壁厚度，多余泥漿倒出后即粘接封口，坯體脫模，經(jīng)干燥，入窯在1350度高溫?zé)疲@得成品。
陳復(fù)生稱：原申請文件中“入窯在1350度高溫?zé)啤睂嶋H上包括了“不會發(fā)生爆裂的核心技術(shù)”，否則全封閉式耐火中空磚就不可能燒制成功。為了使文件更明確、更具體、更完整，要求把被遺漏的內(nèi)容補充進去，即在權(quán)利要求書和說明書中增加了如下技術(shù)特征：“掌握不會發(fā)生爆裂的核心技術(shù)，采用自動排氣、自動全封閉的方法，在磚體寬面中心、底層2公分高處、鉆0.2公分-0.3公分小孔，用鈉長石等原料與水調(diào)配，將鈉長石等原料填入小孔中，留有細小孔排氣，鈉長石等原料在高溫熔化流入細小孔內(nèi)，實現(xiàn)全封閉”。
本案中，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原權(quán)利要求書和說明書記載的技術(shù)內(nèi)容及說明書附圖顯然不能直接且毫無疑義地確定所謂“不會發(fā)生爆裂的核心技術(shù)”的具體內(nèi)容。因此，其對權(quán)利要求書和說明書的修改超出了原權(quán)利要求書和說明書記載的范圍，不符合《專利法》第三十三條的規(guī)定。
律師點晴
該案并無過多存在爭議的內(nèi)容，但卻引發(fā)一連串的訴訟，從一審一直到最高院再審，從專利申請日起算，前后將近7年的時間。可以想見案件背后當(dāng)事人長時間的不如意和煎熬，仿佛被戴上緊箍，怎么都脫不下來。
其實當(dāng)年猴哥戴的緊箍也是“比量著身體裁的一般”，大小合適，甚至還有點好看。頭痛的時候，恐怕是因為不了解專利法對專利申請文件修改的限制，修改超了范圍，被念了緊箍咒。接下來就探討一下專利申請文件修改的限制，包括背后有什么樣的邏輯，專利申請文件的修改與其他法律規(guī)定的關(guān)聯(lián)等。
一、對專利法第三十三條的規(guī)定的理解
專利法第三十三條規(guī)定，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。
專利法第三十三條包括兩層含義：一是允許申請人對專利申請文件進行修改，二是對專利申請文件的修改進行限制。允許申請人對專利申請文件進行修改，一是考慮到申請人的表達和認知能力的局限性，在專利申請過程中，申請人往往需要根據(jù)對發(fā)明創(chuàng)造和現(xiàn)有技術(shù)的新的理解對權(quán)利要求書和說明書進行修正。二是通過修改提高專利申請文件的準確性，客觀上有利于公眾理解、運用發(fā)明創(chuàng)造。而對修改進行限制，是專利先申請原則的體現(xiàn)，并且能夠保障公眾對專利信息的信賴，避免給信賴原申請文件并以此開展行動的第三人造成不必要的損害。
判斷修改是否超范圍的主體應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員，他應(yīng)當(dāng)是具備專業(yè)知識背景的普通技術(shù)人員，能夠理解所屬領(lǐng)域的技術(shù)內(nèi)容。因此原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍應(yīng)當(dāng)包括：原說明書及其附圖和權(quán)利要求書以文字或者圖形等明確表達的內(nèi)容;所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容。
二、專利申請文件的修改限制與專利保護范圍的關(guān)系
根據(jù)專利法實施細則第五十一條、第六十條的規(guī)定，專利沒有進行實質(zhì)審查之前的修改，包括分案申請時的修改，只要不超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，在修改原權(quán)利要求書時既可以擴大其請求保護的范圍，也可以縮小其請求保護的范圍。實質(zhì)審查過程中，以及在請求人提出復(fù)審請求或者在對專利復(fù)審委員會的復(fù)審?fù)ㄖ獣鞒龃饛?fù)時，同樣可以修改專利申請文件，但是，修改應(yīng)當(dāng)僅限于針對審查意見的修改，或消除駁回決定或者復(fù)審?fù)ㄖ獣赋龅娜毕荨＠暾埼募男薷囊栽f明書和權(quán)利要求書記載的范圍為界，其記載的范圍越廣，披露的技術(shù)內(nèi)容越多，允許的修改范圍就越大，而發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求，其權(quán)利要求記載的技術(shù)特征越多，其保護范圍就越小。
根據(jù)專利法實施細則第六十八條的規(guī)定，在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實用新型專利的專利權(quán)人修改其權(quán)利要求書時要受原專利的保護范圍的限制，不得擴大原專利的保護范圍。
三、專利申請文件的修改限制與禁止反悔原則的關(guān)系
作為誠實信用原則的體現(xiàn)和要求，禁止反悔原則在專利授權(quán)確權(quán)程序中應(yīng)予適用。基于專利權(quán)的確定性原則，就同一項專利權(quán)而言，無論在侵權(quán)程序還是在確權(quán)程序中，對其權(quán)利要求的解釋標準均應(yīng)保持統(tǒng)一，以使其保護范圍保持一致。那么如果專利權(quán)人在專利審查檔案中或?qū)＠謾?quán)訴訟中，對專利申請文件中的技術(shù)術(shù)語作出限定性解釋，那么對“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”有限制，并對權(quán)利要求書的修改起到限制作用。
但其適用并非是無條件的，其要受到自身適用條件的限制以及與之相關(guān)的其他原則或者法律規(guī)定的限制。
根據(jù)專利法第三十三條以及專利法實施細則第六十八條的規(guī)定，在專利授權(quán)程序中，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍;在專利確權(quán)程序中，專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍。因此，在專利授權(quán)程序中，相關(guān)法律已經(jīng)賦予了申請人修改專利申請文件的權(quán)利，只要這種修改不超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍即可。因此，如果申請人對專利申請文件的修改符合專利法第三十三條的規(guī)定，禁止反悔原則在該修改范圍內(nèi)應(yīng)無適用余地。
專利授權(quán)階段、確權(quán)階段出現(xiàn)的情況五花八門，對權(quán)利要求書的修改限制既有統(tǒng)一的思想，又有各自不同的規(guī)定。為了專利申請文件修改方便，以及由足夠的空間可以修改，專利申請時一定要盡可能充分、準確的準備文件內(nèi)容。專利提交以后，不同階段的修改一定要在充分理解技術(shù)方案的基礎(chǔ)上、在相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)閃展騰挪，爭取既穩(wěn)定又有最大保護范圍的權(quán)利。