近日，筆者接到客戶關(guān)于商標許可備案的相關(guān)問題的咨詢，經(jīng)仔細梳理過后，特將商標許可合同備案的那些事兒同大家分享，歡迎大家提出不同意見和高見。
概 況
一家國外公司(許可人)擬簽訂一份商標許可合同，許可一家中國公司(被許可人)使用其注冊商標，被許可人生產(chǎn)帶有該商標的指定商品，并將其投入市場。
Q 許可合同備案有什么效果?
A
(1)商標法第四十三條中規(guī)定商標使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人。許可合同信息會公開備案在商標局公共系統(tǒng)中，視為相關(guān)公眾對此許可情況的知曉;如果沒有在商標局進行備案，不視為相關(guān)公眾知曉這種許可關(guān)系;
(2)許可合同經(jīng)過備案，會給第三方“該枚商標在使用中”的想法，從而會降低他人對該商標提起連續(xù)三年不使用撤銷的風險;
(3)如果國外公司注冊商標被第三方提出三年不使用撤銷申請或涉及其他的商標異議、無效案件時，被許可人即中國公司提供的使用證據(jù)可以被視為對該注冊商標的有效使用，其提供的證據(jù)會被商標局、商評委及法院采納;如若不進行備案，則需要在提供使用證據(jù)的同時提交許可合同，而假如許可合同中涉及機密信息，則易被第三方獲取，對客戶不利。
Q 如被許可人擅自使用商標，許可人如何應(yīng)對?（比如在許可人解除許可合同之后，許可人仍然繼續(xù)使用商標等情況）；
A
建議在許可協(xié)議中明確列明解除許可合同之后被許可人的責任與義務(wù)，針對被許可人擅自使用商標的行為予以規(guī)定。
商標使用許可申請書中會明確規(guī)定商標許可期限和經(jīng)許可的商品/服務(wù)項目，同時此許可期限也會備案在商標局系統(tǒng)中。一旦在許可關(guān)系解除后(若中途解除，需向商標局提交許可提前終止備案申請)或者許可合同到期后，被許可人仍擅自使用注冊商標，許可人可按合同約定針對被許可人的使用行為采取法律措施。
Q 許可人提前解除許可合同的，其不可單方去做商標局許可提前終止備案，而需要被許可人的配合,因為《商標使用許可提前終止備案表》要求許可人和被許可人均簽字。實踐中，許可人無法單方去做許可終止備案的，主要有什么措施?
A
許可人或者被許可人都無法單方去向商標局提交提前終止許可的備案，必須雙方同時簽署終止備案的相關(guān)申請文件;如果一方不簽署，就無法終止備案，也就是說備案的許可將持續(xù)有效，直至許可期限截止。在此期間，如果雙方合作關(guān)系破裂，許可人可能會承擔被許可人惡意使用注冊商標(產(chǎn)品質(zhì)量等問題)所帶來的負面影響等。
遇到這種情況，許可人可訴諸法律程序，通過民事訴訟要求終止合同。獲得法院的支持和判決后，可提交至中國商標局，請求中國商標局協(xié)助執(zhí)行，終止合同。
通常我們建議不要將許可期限簽太久，也是為了防止這種情況的出現(xiàn)，一般許可一至三年為宜，如若之后繼續(xù)許可，可再次續(xù)簽合同，并進行許可備案申請。此外，在合同中，也最好約定被許可人關(guān)于終止合同和終止備案的責任與義務(wù)。
Q 根據(jù)《商標法實施條例》第66條，為了避免商標因連續(xù)三年沒使用而被撤銷，商標注冊人可以提供“商標注冊人許可他人使用注冊商標的證據(jù)材料”。
商標注冊人必須提供許可合同已進行備案的證據(jù)(即《備案回執(zhí)》等)嗎?還是提供許可合同就行?還是都可以，但如有《備案回執(zhí)》更容易地采信?換言之，許可人可依靠被許可人使用了其商標來對抗“三年不使用”撤銷，是許可合同本身的效果還是合同備案的效果?
A
許可合同不是必須要經(jīng)過備案才生效(除非合同中另有約定)，故，在三年不使用撤銷案件中，提交許可合同或是經(jīng)備案的商標使用許可(包括商標局公共系統(tǒng)網(wǎng)站打印頁、商標使用許可合同備案核準通知等)均可。假如商標使用許可已經(jīng)備案，則無需再提交許可合同;而如果商標使用許可未向商標局備案，則最好提交許可合同，證明許可關(guān)系。
此外，僅僅是許可合同，或是許可備案的信息，均單獨無法作為有效證據(jù)在三年不使用撤銷案件中維持商標的注冊。被許可人需進一步提供其他被許可人使用商標的證據(jù)，證明該許可合同已實際履行。
Q 根據(jù)《商標使用許可合同備案辦法》第15條，”有下列情形之一的，許可人和被許可人應(yīng)當書面通知商標局及其各自所在地縣級工商行政管理機關(guān)”：…（三）商標使用許可合同提前終止的；”
這條規(guī)定仍然有效嗎?如是，一家外國公司也有義務(wù)通知工商嗎?哪地工商?
A
根據(jù)現(xiàn)行商標法的規(guī)定，僅向商標局提交備案終止合同即可。
Q 根據(jù)《民法通則》第122條，“因產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成他人財產(chǎn)、人身損害的，產(chǎn)品制造者、銷售者應(yīng)當依法承擔民事責任”。
根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》第41條，“因產(chǎn)品存在缺陷造成人身、缺陷產(chǎn)品以外的其他財產(chǎn)(以下簡稱他人財產(chǎn))損害的，生產(chǎn)者應(yīng)當承擔賠償責任?！弊罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于產(chǎn)品侵權(quán)案件的受害人能否以產(chǎn)品的商標所有人為被告提起民事訴訟的批復(fù)(法釋〔2002〕22號，請見附件)規(guī)定：“任何將自己的姓名、名稱、商標或者可資識別的其他標識體現(xiàn)在產(chǎn)品上，表示其為產(chǎn)品制造者的企業(yè)或個人，均屬于《中華人民共和國民法通則》第一百二十二條規(guī)定的“產(chǎn)品制造者”和《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的“生產(chǎn)者””。請問下列兩種理解哪一項準確：(一)許可人的商標體現(xiàn)在產(chǎn)品上，則自動視為許可人是“產(chǎn)品制造者”、“生產(chǎn)者”，使其承擔相應(yīng)的責任。(二)許可人的商標體現(xiàn)在產(chǎn)品上，只有商品包裝上提出了他是生產(chǎn)者的情況下，才可視為許可人是“產(chǎn)品制造者”、“生產(chǎn)者”，使其承擔相應(yīng)的責任。
A
筆者認為第一種理解較為準確，即許可人的商標體現(xiàn)在產(chǎn)品上，則自動視為許可人是“產(chǎn)品制造者”、“生產(chǎn)者”，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。具體分析如下：
1. 許可人是真正商標權(quán)利人，被許可人經(jīng)許可人授權(quán)后方可將被許可商標使用在相關(guān)商品上，消費者在購買產(chǎn)品時通常是基于品牌(即許可人商標)在市場所享有的知名度和美譽度來進行選擇，因此品牌的影響力會直接影響消費者的購買行為;
2. 根據(jù)《商標法》的規(guī)定，許可人應(yīng)當監(jiān)督被許可人使用其注冊商標的商品質(zhì)量。無論是出于保護自身權(quán)益，還是其他因素的考慮，在許可合同中，許可人應(yīng)當標明許可人對被許可人使用被許可商標的商品質(zhì)量、商標使用形式等問題有權(quán)進行監(jiān)督，一旦被許可人產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，也反映了許可人在許可合同中執(zhí)行過程中監(jiān)督力度不到位，因此，應(yīng)當共同承擔相應(yīng)責任;
3. 鑒于許可合同執(zhí)行中存在的種種風險(尤其是商品質(zhì)量問題)，我們建議許可人定時、及時對被許可人使用商標的情況以及產(chǎn)品質(zhì)量進行抽查，以降低產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題所帶來的不良影響以及財產(chǎn)損失。
Q 根據(jù)《商標法》第43條規(guī)定，許可人應(yīng)當監(jiān)督被許可人使用其注冊商標的商品質(zhì)量，那么1）許可人未進行”監(jiān)督“會有什么樣的法律后果？2）這條規(guī)定意味著如果產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量不合格或存在缺陷，許可人應(yīng)當提交證據(jù)證明其進行了監(jiān)督，否則許可人會對質(zhì)量不合格或產(chǎn)品缺陷承擔法律責任? 如是，向誰承擔責任？3）許可人可如何證明其監(jiān)督了被許可人的商品質(zhì)量？
A
1)如上所述，一旦被許可人產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，而許可人又未盡監(jiān)督責任的前提下，許可人承擔的法律責任大于許可人所盡的監(jiān)督責任。但是在監(jiān)督過程中，不排除被許可人故意隱瞞、謊報等情況，這些因素均會影響許可人所承擔的法律責任占比;
2)許可人可以提交證據(jù)以證明其在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中履行了監(jiān)督的責任，但是法院是否會全部予以采納還需視具體情形而定。許可人應(yīng)向原告承擔法律責任;
3)許可人可請專業(yè)機構(gòu)定期出具專業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告，專業(yè)機構(gòu)所出具的報告在法律意義上可信度以及可采納度也會比許可人自行出具的報告要強很多。
無論承擔法律責任風險的高低，筆者建議許可人在許可合同執(zhí)行過程中嚴格把控產(chǎn)品質(zhì)量等問題，以求將風險降至最低。此外，許可人作為品牌所有人，任何可能對品牌造成嚴重打擊的商業(yè)行為都應(yīng)該極力予以規(guī)避，力求塑造企業(yè)品牌在市場良好的口碑以及企業(yè)的良好形象。
最后，筆者也提醒商標注冊人在簽訂許可合同/協(xié)議的過程中千萬不要忽視任何細節(jié)，一點一滴的細節(jié)問題都有可能最終演變?yōu)殛P(guān)乎企業(yè)生死存亡的大事!
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